Forclusion par tolérance : Définition juridique et Applications

La forclusion par tolérance désigne, en droit des marques, le mécanisme juridique par lequel le titulaire d'une marque antérieure perd le droit d'agir en nullité ou en contrefaçon contre une marque postérieure dont il a toléré l'usage de bonne foi pendant cinq années consécutives. L'article L716-3-1 du Code de la propriété intellectuelle organise cette règle, qui transpose en droit français l'article 9 de la directive (UE) 2015/2436 et l'article 61 du Règlement (UE) 2017/1001.

L'enjeu pratique de la forclusion par tolérance est central pour les titulaires de marques antérieures et pour les déposants de marques postérieurs. Pour les premiers, la forclusion impose une vigilance permanente : tout retard à agir contre une marque concurrente exploitée de bonne foi expose à la perte définitive du droit de contestation. Pour les seconds, la forclusion offre une sécurisation progressive de la marque dans le temps, qui justifie l'investissement dans son exploitation et sa promotion.

La forclusion par tolérance ne constitue pas un mode d'extinction des droits de la marque antérieure mais une paralysie procédurale : la marque antérieure subsiste, mais son titulaire ne peut plus agir contre la marque postérieure considérée. Cette nuance distingue la forclusion de la déchéance ou de la nullité, qui éteignent effectivement les droits de marque.

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Les conditions de la forclusion par tolérance

L'article L716-3-1 du Code de la propriété intellectuelle pose les conditions de la forclusion :

« Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur le fondement de ce droit antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que son enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi. »

Quatre conditions cumulatives caractérisent la forclusion :

• une tolérance active ou passive du titulaire de la marque antérieure ; la simple inaction caractérise la tolérance, sans qu'un acte positif d'acceptation ne soit exigé ;
• un usage effectif de la marque postérieure, pas seulement son enregistrement ; l'usage doit être suffisamment identifiable pour que le titulaire de la marque antérieure ait pu en avoir connaissance ;
• une durée de cinq années consécutives d'usage toléré, sans interruption significative ; le délai court à compter de la prise de connaissance de l'usage par le titulaire ;
• la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure ; cette connaissance peut résulter de notifications, de constats, de communications publiques, ou plus généralement de la diffusion notoire de la marque postérieure.

L'enregistrement de la marque postérieure constitue une condition supplémentaire : la forclusion ne s'applique qu'aux marques enregistrées, pas aux marques d'usage non déposées. Cette condition reflète la logique de sécurisation des registres officiels et la protection des investissements engagés par les déposants postérieurs.

L'exception de mauvaise foi

L'article L716-3-1 du CPI réserve l'hypothèse de la mauvaise foi lors de l'enregistrement de la marque postérieure. La forclusion par tolérance ne s'applique pas lorsque l'enregistrement a été demandé de mauvaise foi, ce qui ouvre une voie d'action permanente pour le titulaire de la marque antérieure.

La caractérisation de la mauvaise foi suit les principes consolidés par la jurisprudence européenne, notamment l'arrêt CJUE Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (C-529/07) :

• la connaissance par le déposant de l'existence de la marque antérieure et de son usage ;
• l'intention de nuire au titulaire de la marque antérieure ou de tirer indûment profit de sa notoriété ;
• l'absence d'intention d'exploiter sérieusement la marque pour son propre compte ;
• le caractère systématique des dépôts parasitaires lorsque le déposant accumule des marques portant atteinte à des droits antérieurs.

La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur celui qui l'invoque, c'est-à-dire généralement le titulaire de la marque antérieure cherchant à écarter la forclusion. Cette charge est lourde en pratique, car la mauvaise foi suppose une démonstration d'intention difficile à apporter sans pièces probantes (correspondances, témoignages, contexte économique).

Le calcul du délai de cinq ans

Le calcul du délai de cinq années consécutives est encadré par plusieurs principes pratiques :

• le délai court à compter de la prise de connaissance de l'usage de la marque postérieure par le titulaire de la marque antérieure ; cette date est généralement difficile à identifier précisément, ce qui ouvre un terrain de débat judiciaire ;
• le délai est interrompu par toute action en nullité, en contrefaçon ou par toute mise en demeure dûment notifiée au titulaire de la marque postérieure ;
• le délai est suspendu pendant les périodes de négociation amiable, sous réserve de la production d'éléments probants attestant de la réalité des négociations ;
• le délai recommence à courir à compter de la fin de l'interruption ou de la suspension caractérisée.

L'ouverture d'une procédure d'opposition devant l'INPI à l'enregistrement initial de la marque postérieure interrompt et fait obstacle au déclenchement du délai. La forclusion ne peut commencer à courir qu'à compter de l'enregistrement définitif de la marque postérieure, après éventuelles procédures d'opposition.

L'absence d'agissement du titulaire de la marque antérieure pendant cinq années consécutives suffit à caractériser la tolérance, même si aucun acte positif d'acceptation n'a été posé. Cette règle stricte impose la mise en place d'une veille active sur les enregistrements postérieurs susceptibles d'affecter le portefeuille de marques.

Les effets pratiques de la forclusion

La forclusion par tolérance produit plusieurs effets pratiques :

• elle paralyse l'action en nullité intentée par le titulaire de la marque antérieure contre la marque postérieure tolérée, pour les produits et services effectivement utilisés ;
• elle paralyse l'action en contrefaçon intentée pour l'usage de la marque postérieure dans les conditions tolérées, sans pour autant ouvrir au titulaire de la marque postérieure un droit d'action contre les usages futurs de la marque antérieure ;
• elle ne fait pas disparaître la marque antérieure ni ses droits, mais paralyse seulement les actions contre la marque postérieure considérée ;
• elle est limitée aux produits et services pour lesquels la marque postérieure a été effectivement utilisée pendant la période de tolérance ; les autres produits et services désignés à l'enregistrement de la marque postérieure ne sont pas couverts par la forclusion et peuvent faire l'objet d'actions ultérieures du titulaire antérieur.

L'article 9 paragraphe 3 de la directive (UE) 2015/2436 prévoit une réciprocité : le titulaire de la marque postérieure tolérée ne peut pas s'opposer à l'usage de la marque antérieure, même s'il pourrait techniquement agir sur la base de son enregistrement. Cette règle évite les situations de blocage mutuel et organise une coexistence pratique entre les deux marques.

Spécificité juridique sur la coexistence et les accords amiables

La forclusion par tolérance organise de facto une coexistence entre marques en conflit. Cette coexistence peut être consolidée par la rédaction d'accords amiables entre les titulaires concernés, qui permettent de :

• délimiter explicitement les produits et services pour lesquels chaque marque est exploitée, évitant les conflits ultérieurs ;
• organiser les territoires d'exploitation respectifs lorsque les marques opèrent sur des zones distinctes ;
• prévoir les modalités de présentation distinguant les marques (typographie, couleurs, mentions complémentaires) pour réduire le risque de confusion dans le public ;
• organiser la gestion des évolutions futures (extension à de nouveaux produits, modification graphique, opérations promotionnelles) ;
• prévoir les modalités de résolution des conflits (médiation, arbitrage, juridiction compétente).

Les accords de coexistence présentent l'avantage d'une sécurisation contractuelle complémentaire à la forclusion légale. Ils peuvent être négociés avant l'expiration du délai de cinq ans (pour anticiper la forclusion) ou postérieurement (pour consolider la situation acquise). Leur rédaction relève d'une expertise juridique adaptée, qui doit anticiper les évolutions prévisibles des deux portefeuilles.

L'arrêt CJUE Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09) a précisé les conditions d'application de la forclusion par tolérance dans un contexte international complexe (litige entre les marques Budweiser de la brasserie tchèque Budvar et de la brasserie américaine Anheuser-Busch). La Cour a notamment retenu qu'une coexistence honnête et antérieure pouvait constituer un fait justificatif distinct de la forclusion, ouvrant des perspectives complémentaires pour la résolution des conflits anciens.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de forclusion par tolérance

• la mise en place d'une veille active sur les enregistrements de marques postérieurs ;
• l'identification des marques postérieurs susceptibles de faire courir le délai de forclusion ;
• les actions en nullité ou en contrefaçon avant l'expiration du délai de cinq années ;
• la défense face aux actions de titulaires de marques antérieures par invocation de la forclusion ;
• la rédaction d'accords de coexistence consolidant les situations de tolérance ;
• la caractérisation de la mauvaise foi pour écarter la forclusion ;
• le calcul des délais de prescription et de forclusion dans les contentieux complexes ;
• l'audit du portefeuille de marques pour identification des marques exposées au risque de forclusion ;
• la formation des équipes juridiques aux enjeux de la forclusion par tolérance.

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Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L716-3-1), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (art. 61), directive (UE) 2015/2436 (art. 9), jurisprudence CJUE 11 juin 2009 (Lindt & Sprüngli C-529/07), 22 septembre 2011 (Budějovický Budvar C-482/09), INPI guide pratique sur la forclusion par tolérance. Fiche mise à jour le 3 mai 2026.