Cession de marque : Définition juridique et Applications

La cession de marque désigne le contrat par lequel le titulaire d'une marque enregistrée transfère à un tiers la propriété de tout ou partie des droits attachés à cette marque. L'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou partiellement, indépendamment de l'entreprise qui les exploite.

L'enjeu pratique de la cession de marque dépasse la simple opération contractuelle. La marque constitue souvent l'un des actifs immatériels les plus valorisés des entreprises, particulièrement dans les secteurs de la mode, du luxe, de la cosmétique, de l'agroalimentaire et des services. Sa cession s'inscrit fréquemment dans une opération plus large de cession de fonds de commerce, de cession d'activité ou de fusion-acquisition.

La rigueur du formalisme et de l'inscription au registre national des marques conditionne l'opposabilité aux tiers et la sécurité juridique de l'acquéreur. Une cession non inscrite reste inopposable aux tiers, ce qui peut conduire à des situations de conflit avec un licencié, un créancier ou un cessionnaire ultérieur de mauvaise foi.

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Le principe de libre cessibilité de la marque

L'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe :

« Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. »

Cette rédaction consacre deux principes majeurs. La marque est détachable de l'entreprise qui l'exploite, ce qui rompt avec la conception ancienne qui liait la marque au fonds de commerce. La cession peut être partielle, c'est-à-dire ne porter que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Cette possibilité, alignée sur le principe de spécialité, permet à un titulaire de scinder ses droits entre plusieurs cessionnaires opérant sur des marchés distincts.

L'interdiction de limitation territoriale mérite attention. Une cession nationale française ne peut être restreinte à certaines régions ou agglomérations : elle s'opère sur l'ensemble du territoire couvert par l'enregistrement. Cette règle protège la fonction d'identification de la marque, qui suppose une cohérence territoriale absolue à l'intérieur du territoire d'enregistrement.

Le formalisme écrit et l'inscription au registre national

L'article L714-1 alinéa 4 du CPI impose la forme écrite à peine de nullité :

« La cession et la concession doivent être constatées par écrit, à peine de nullité. »

Cette nullité absolue protège la sécurité du marché des marques. Les opérations courantes (cessions de catalogues, transferts intra-groupe, opérations de M&A portant sur des actifs immatériels) supposent une rédaction contractuelle systématique.

L'article L714-7 du CPI conditionne l'opposabilité aux tiers à l'inscription au registre national des marques (RNM) tenu par l'INPI :

« Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »

Cette publicité par inscription transforme la cession en information accessible à tout opérateur économique. L'absence d'inscription rend la cession opposable entre parties mais la prive d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qui auraient acquis des droits sur la même marque postérieurement à la cession non publiée.

Pour les marques de l'Union européenne, l'inscription se fait au registre tenu par l'EUIPO conformément à l'article 27 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne. Pour les marques internationales OMPI, l'inscription doit être portée au registre international géré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Les garanties contractuelles à la charge du cédant

La cession de marque s'accompagne traditionnellement de garanties contractuelles dont la pratique a forgé une typologie standardisée :

• la garantie de propriété atteste que le cédant est bien titulaire des droits cédés et n'a pas consenti antérieurement de cession ou de licence inconciliable ;
• la garantie d'inscription au registre national, qui suppose que la marque est régulièrement enregistrée, en vigueur et à jour de ses renouvellements ;
• la garantie d'usage, qui peut imposer au cédant d'attester que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux récent évitant le risque de déchéance ;
• la garantie d'éviction, qui couvre les actions en revendication, en nullité ou en contrefaçon que des tiers pourraient introduire postérieurement à la cession ;
• la garantie d'absence de conflit avec des marques antérieures, dont la portée varie selon les diligences de recherche d'antériorités effectuées avant la cession ;
• l'absence de conflit avec des dénominations sociales, des noms commerciaux ou des noms de domaine susceptibles d'être opposés au cessionnaire.

La pratique introduit fréquemment des clauses de plafonnement de garantie (cap), des franchises et des durées limitatives, souvent indexées sur les opérations de M&A standard. Le cessionnaire informé négocie un audit (legal due diligence) préalable de la marque qui complète et rationalise ces garanties contractuelles.

La fiscalité de la cession de marque

La cession de marque génère une fiscalité spécifique qui mérite attention. Le prix de cession entre dans l'assiette imposable du cédant à des conditions qui dépendent de la qualité (personne physique ou morale), du régime fiscal applicable (régime des plus-values professionnelles, régime des plus-values des particuliers, intégration fiscale) et de la nature de l'actif cédé (immobilisation incorporelle, élément du fonds de commerce).

Le cessionnaire personne morale inscrit la marque acquise à l'actif de son bilan en immobilisation incorporelle. La déductibilité fiscale du coût d'acquisition s'apprécie au regard de la durée d'utilisation prévisible et des règles d'amortissement applicables aux marques (en principe non amortissables pour celles qui ne se déprécient pas avec le temps).

Les cessions intra-groupe imposent une attention particulière aux prix de transfert. La valeur retenue doit refléter une transaction de pleine concurrence, sous peine de redressement fiscal. La pratique recourt à des méthodes d'évaluation reconnues (méthode des redevances, méthode des flux de trésorerie actualisés, méthode des coûts historiques).

Spécificité juridique sur la déchéance de la marque cédée et l'usage sérieux

L'article L714-5 du CPI prévoit la déchéance des droits du titulaire qui n'a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq ans :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

Le risque de déchéance constitue l'un des principaux pièges de la cession de marque. Une marque acquise en l'absence d'usage sérieux exposerait le cessionnaire à une action en déchéance introduite par tout intéressé ou tout concurrent ayant un intérêt à reconquérir le signe.

L'article L716-3 du CPI précise que la déchéance peut être prononcée à compter de la date d'introduction de la demande, ce qui prive l'acquéreur de la marque de tout droit pour les exploitations futures. La due diligence préalable à l'acquisition doit donc porter une attention particulière aux preuves d'usage sérieux des cinq dernières années (factures, supports publicitaires, captures de sites internet, archives d'emballages).

Les apports jurisprudentiels et la valorisation des marques

Plusieurs arrêts récents ont précisé le régime de la cession de marque :

• Cour d'appel de Paris, 13 avril 2021 (n° 19-12.849) : la non-inscription d'une cession de marque au registre national n'affecte pas la validité de la cession entre parties, mais seulement son opposabilité aux tiers. Cette précision protège les opérations de cession non encore inscrites contre les contestations sur leur validité substantielle ;
• Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022 (n° 19-14.142) : la cession à titre gratuit d'une marque s'analyse en donation au sens du droit civil et impose le formalisme notarié (article 931 du Code civil) ; un acte sous seing privé portant donation de marque est nul de forme et ne transfère aucun droit. Cette jurisprudence impose une vigilance particulière dans les transmissions intrafamiliales ou les opérations de réorganisation où les cessions à titre gratuit sont fréquentes.

La valorisation des marques cédées s'effectue selon plusieurs méthodologies, dont la norme ISO 10668 publiée en 2010 qui structure trois analyses complémentaires : analyse marketing (force de la marque sur le marché), audit juridique (étendue effective des droits, charges et restrictions), exigence éthique (transparence de la méthodologie). La date de valorisation revêt une importance particulière puisqu'elle capture la valeur de la marque dans un contexte économique précis et conditionne les arbitrages fiscaux et comptables associés à l'opération.

Plusieurs points pratiques complètent l'analyse de la cession :

• la cession concomitante des actifs liés (noms de domaine, comptes sur les réseaux sociaux, applications mobiles, contenus digitaux) doit être organisée explicitement pour éviter les contestations ultérieures ;
• les droits d'auteur sur les éléments graphiques de la marque (logo, charte graphique) doivent faire l'objet d'une cession distincte au cas où ces éléments auraient été créés par un tiers (graphiste indépendant, agence) ;
• la TVA applicable à la cession diffère selon que la marque est ou non exploitée commercialement par le cédant à la date de la cession.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de cession de marque

• la rédaction et la négociation des contrats de cession de marques françaises, de l'UE et internationales ;
• la conduite des audits préalables (due diligence) à l'acquisition de portefeuilles de marques ;
• la sécurisation des cessions dans le cadre d'opérations de M&A et de cession de fonds de commerce ;
• l'inscription des cessions auprès de l'INPI, de l'EUIPO et de l'OMPI ;
• la rédaction des garanties contractuelles adaptées au profil de risque de la marque cédée ;
• la gestion des cessions intra-groupe et l'accompagnement sur les enjeux de prix de transfert ;
• la défense face aux actions en déchéance ou en nullité visant des marques nouvellement acquises ;
• les actions en exécution forcée des engagements pris au titre des garanties contractuelles ;
• la sécurisation de l'usage sérieux post-acquisition et les actions de reconquête en cas de doute.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L714-1, L714-5, L714-7, L716-3 et suivants), Code civil (art. 931 sur la donation), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (art. 27), Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid (OMPI), norme ISO 10668 sur la valorisation des marques (2010), jurisprudence Cour d'appel de Paris 13 avril 2021 (n° 19-12.849), Tribunal judiciaire de Paris 8 février 2022 (n° 19-14.142). Fiche mise à jour le 4 mai 2026.